제품이나 기술을 외부에 공개할 계획이 있다면 원칙적으로 공개 전에 특허 출원을 먼저 마치는 것이 가장 안전합니다. 국내에는 공개 후에도 일정 기간 안에 출원하면 구제받을 수 있는 공지예외 제도가 있지만, 해외 권리 확보나 제3자의 선출원 위험까지 막아 주지는 않습니다. 따라서 출원 시점은 공개 일정, 진출 예정 국가, 발명의 완성도라는 세 가지 기준으로 판단해야 합니다.
공개를 먼저 하면 특허를 받을 수 없게 됩니까?
특허를 받으려면 출원 시점에 그 발명이 이미 알려진 기술이 아니어야 합니다. 이를 신규성 요건이라고 하며, 발명자 본인이 공개한 경우에도 원칙적으로 신규성을 잃은 것으로 봅니다. 투자 설명회 발표 자료, 크라우드펀딩 페이지, 전시회 시연, 논문, 기업 홍보 영상이 모두 공개에 해당할 수 있습니다.
다만 지식재산처(구 특허청)는 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 발명을 공개했거나 그 의사에 반해 발명이 공지된 경우, 공개일로부터 12개월 이내에 출원하면 그 공개를 신규성·진보성 판단의 선행기술로 보지 않는 공지예외 주장 제도를 운영하고 있습니다. 같은 안내에 따르면 이 제도를 이용해도 출원일이 공개일로 소급되지는 않습니다. 따라서 공개와 출원 사이에 같은 기술을 다른 사람이 먼저 출원하면 공지예외 주장만으로는 그 선출원을 이길 수 없습니다.
이런 이유로 실무에서는 공지예외 주장을 사후 구제 수단으로 보고, 처음부터 이 제도에 기대어 공개를 먼저 하는 방식은 권하지 않습니다.
왜 하루라도 먼저 출원하는 것이 중요합니까?
국내 특허 제도는 선출원주의를 채택하고 있습니다. 같은 발명에 대해 둘 이상의 출원이 있을 때에는 원칙적으로 먼저 출원한 자만 특허를 받을 수 있습니다. 같은 날 출원된 경우에는 출원인끼리 협의해 정하며, 협의가 이루어지지 않으면 어느 쪽도 특허를 받을 수 없습니다. 누가 먼저 발명했는지가 아니라 누가 먼저 출원서를 제출했는지가 기준이 되므로, 개발 완료일보다 출원일이 권리의 출발점이 됩니다.
실무에서는 다음과 같은 상황에서 출원 지연이 문제가 됩니다.
- 협력사나 외주 개발사에 도면과 사양서를 넘긴 뒤 비밀유지계약을 체결하지 않은 경우
- 투자 유치 과정에서 핵심 구조를 상세하게 설명한 자료가 외부로 배포된 경우
- 시제품 사진과 작동 원리가 온라인 판매 페이지에 먼저 게시된 경우
- 같은 분야의 경쟁사가 유사한 개선 방향을 연구하고 있는 경우
발명이 아직 완성되지 않았다면 언제 출원해야 합니까?
아이디어 단계에서는 특허를 받기 어렵습니다. 그 기술 분야의 통상적인 지식을 가진 사람이 명세서만 보고 실시할 수 있을 정도로 구성과 작동 방식이 구체적이어야 하기 때문입니다. 반대로 완벽한 제품이 나올 때까지 기다리면 공개 일정에 쫓겨 출원 시기를 놓치게 됩니다.
이런 경우 활용할 수 있는 것이 임시 명세서 제도입니다. 지식재산처는 청구범위를 갖춘 정식 명세서 대신 논문이나 연구 노트 형식의 임시 명세서로 먼저 출원일을 확보하고, 정해진 기간 안에 정식 명세서로 보정하도록 허용하고 있습니다. 또한 먼저 낸 출원을 기초로 최초 출원일부터 12개월 안에 개량 내용을 추가해 다시 출원하는 국내 우선권 주장 제도를 함께 쓰면, 초기 출원일을 유지하면서 발명을 보완할 수 있습니다. 임시 명세서의 보정 기간은 지식재산처 공식 안내와 고객상담센터에서 확인할 수 있습니다.
출원 시점을 판단할 때는 다음 순서로 점검하는 것이 효율적입니다.
- 핵심 구성요소와 그 결합 방식이 문서로 설명 가능한 수준인지 확인합니다.
- 예정된 외부 공개 일정(발표, 전시, 출시, 투자 미팅)을 날짜 단위로 정리합니다.
- 공개 예정일보다 앞서 출원이 가능한지, 필요하면 임시 명세서로라도 출원일을 확보할 수 있는지 검토합니다.
- 출원 이후 개량 사항이 생기면 우선권 주장 출원으로 보완할지 결정합니다.
해외 진출 계획이 있으면 무엇이 달라집니까?
국내 공지예외 제도는 국내 출원에 적용되는 제도이며, 다른 나라가 같은 기준을 인정한다는 보장은 없습니다. 국가마다 공지예외 인정 범위와 기간이 다르고, 일부 지역에서는 출원 전 공개를 매우 엄격하게 신규성 상실 사유로 판단합니다. 해외 시장을 염두에 둔 기업이라면 공개 전 출원 원칙을 더 엄격하게 지켜야 합니다.
해외 출원 방식으로는 각국에 직접 출원하는 방법과 국제 출원을 이용하는 방법이 있습니다. 세계지식재산기구가 운영하는 특허협력조약(PCT) 국제출원 제도를 이용하면 하나의 국제출원으로 여러 가입국에서 특허 보호를 구하는 절차를 시작할 수 있습니다. 다만 국제출원만으로 권리가 생기지는 않으며, 특허 부여는 각 나라가 국내단계에서 따로 심사해 결정합니다.
국내에 처음 출원한 날부터 12개월 안에 해외에 출원하면 국내 출원일을 기준으로 인정받을 수 있습니다. 미국도 이 기간을 최초 출원일부터 계산합니다. 미국 특허청은 파리협약에 따른 우선권 제도에 따라, 먼저 낸 외국(한국) 출원일부터 12개월 안에 미국에 출원하면 우선권을 주장할 수 있다고 안내합니다(디자인은 6개월).
| 상황 | 권장 대응 | 주의할 점 |
|---|---|---|
| 공개 전, 발명 구성이 구체화됨 | 정식 명세서로 국내 출원 후 공개 | 출원서 접수 확인 후 공개 일정 진행 |
| 공개 일정이 임박, 명세서 미완성 | 임시 명세서로 출원일 우선 확보 | 정해진 기간 내 정식 명세서 보정 필요 |
| 이미 본인이 공개함, 국내만 고려 | 공개일로부터 12개월 이내 공지예외 주장 출원 | 그 사이 제3자 선출원 시 구제되지 않음 |
| 해외 진출 예정 | 공개 전 국내 출원 후 12개월 이내 PCT 또는 개별국 출원 | 국가별 공지예외 기준 차이 확인 |
| 출원 후 개량 기술 발생 | 국내 우선권 주장 출원으로 보완 | 우선권 주장 가능 기간 경과 여부 확인 |
출원 이후 일정은 어떻게 관리해야 합니까?
출원을 마쳤다고 바로 심사가 시작되지는 않습니다. 국내에서는 출원과 별도로 심사청구를 해야 심사가 진행되며, 법제처 생활법령정보에 따르면 심사청구는 출원일로부터 3년 이내에 지식재산처장에게 할 수 있습니다. 기간 안에 심사청구를 하지 않으면 출원은 취하된 것으로 간주되므로 기한을 놓치지 않도록 관리해야 합니다.
해외 출원(PCT 국제출원 또는 개별국 출원)과 국내 우선권 주장 출원은 최초 출원일부터 12개월 안에 결정해야 합니다. 이 기한을 넘기면 우선권을 주장할 수 없게 될 수 있습니다. 이와 별개로, 출원 내용은 원칙적으로 출원일로부터 1년 6개월이 지나면 일반에 공개되며 그 전까지는 외부에 드러나지 않습니다. 사업상 권리화를 서둘러야 한다면 일정 요건을 갖춘 출원에 대해 먼저 심사하는 우선심사 제도를 검토할 수 있습니다. 특허권이 등록되면 그 존속기간은 출원일 후 20년이 되는 날까지이므로, 출원일은 권리 만료 시점을 정하는 기준이기도 합니다.
일정 관리를 위해 다음 항목을 하나의 표로 묶어 두는 것을 권장합니다.
- 최초 출원일과 우선권 주장 가능 기한
- 해외 출원 또는 PCT 국제출원 기한
- 심사청구 기한과 의견제출통지서 대응 기한
- 등록 후 연차료 납부 기한
자주 묻는 질문
비밀유지계약을 맺고 투자자에게 설명한 것도 공개에 해당합니까?
비밀유지 의무가 있는 상대에게 설명한 것은 불특정 다수에게 알려진 공개로 보지 않습니다. 다만 설명 자료가 계약 범위 밖의 인물에게 전달되었거나 외부로 유출되었다면 공개로 판단될 수 있습니다. 가장 안전한 방법은 설명 이전에 출원을 마치는 것입니다.
공지예외 주장은 출원할 때 반드시 함께 해야 합니까?
지식재산처 안내에 따르면 공지예외 주장은 출원서에 그 취지를 적고, 증명서류는 출원일부터 30일 안에 제출합니다. 출원 때 이를 빠뜨렸더라도 보완수수료를 내면 보정할 수 있는 기간 안에, 또는 특허결정 등본을 받은 날부터 3개월 안에(설정등록일이 더 빠르면 그날까지) 보완할 수 있습니다. 국제출원은 국내서면제출일 뒤 30일 안에 제출합니다. 공개 사실을 입증할 자료는 공개 직후부터 날짜가 드러나게 보관해 두면 입증에 도움이 됩니다.
특허 출원 전에 선행기술 조사를 꼭 해야 합니까?
법적 의무는 아니지만 실무상 강하게 권장되는 절차입니다. 이미 유사한 기술이 공개되어 있다면 청구범위를 좁히거나 차별화된 구성을 중심으로 명세서를 작성해야 등록 가능성이 높아집니다. 지식재산처가 제공하는 공개 특허정보 검색 서비스를 활용하면 출원 전에 기본적인 조사를 직접 해 볼 수 있습니다.